×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Fångat på vår radar

Ändrade
varumärkesregler
i USA

I början av juli 2019 tillkännagav den amerikanska Patent- och varumärkesbyrån (USPTO) en ny regel som träder i kraft den 3 augusti 2019. Den nya regeln kräver att alla parter med hemvist eller säte utanför USA som söker varumärkesregistrering i USA måste, för att kunna lämna in en varumärkesansökan, vara representerade av en kvalificerad advokat som har tillstånd att utöva juridisk verksamhet i USA.

Detsamma gäller för parter i processer inför den amerikanska Varumärkesprövnings- och överklagandenämnden (TTAB), som bland annat hanterar överklaganden av USPTO-beslut och granskar eventuella invändningar mot inlämnade varumärkesansökningar.

Nya såväl som pågående ansökningar

Den nya regeln gäller nya såväl som pågående ansökningar om varumärkesregistrering.

Men om ett pågående ärende inte kräver ytterligare åtgärder efter det att regeln implementerats den 3 augusti 2019, kommer en sådan ansökan att kunna fortsätta mot registrering utan att behöva engagera amerikanska advokater. Däremot, om den sökande exempelvis måste besvara ett föreläggande från USPTO, dvs ett brev med synpunkter på eventuella hinder eller brister i den inlämnade ansökan, eller behöver lämna in en så kallad användningsanmälan (statement of use) i förhållande till varumärket, måste emellertid ett amerikanskt ombud anlitas.

Följaktligen kommer ansökningar som gjorts innan det att regeln träder i kraft i de flesta fall att sannolikt behöva involvera en amerikansk advokat. 

Representation av en amerikansk licensierad advokat kommer också att krävas vid förnyelser eller på annat sätt upprätthållande av ett i USA redan registrerat varumärke. 

Internationell varumärkesregistrering

Även sådana sökande med utländsk hemvist som lämnar in en ansökan baserad på avsnitt 66(a) i den amerikanska Trademark Act (en så kallad Madrid-ansökan, uppkallat efter det härrörande Madridsystemet) är föremål för kravet om att utse en kvalificerad amerikanska advokat. 

Madridsystemet (officiellt Madridsystemet för internationell registrering av varumärken) tillhandahåller det främsta internationella systemet för att underlätta registrering av varumärken i flera jurisdiktioner runt om i världen. Dess rättsliga grund är det multilaterala fördraget i Madridavtalet om internationell registrering av märken från 1891, samt protokollet till Madridavtalet från 1989. USA har, precis som Sverige, endast anslutit till protokollet och inte till själva avtalet. 

Den som erhållit registrering av ett varumärke i sitt hemland kan genom Madridsystemet göra en internationell ansökan till Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Ansökan lämnas dock in till den egna nationella varumärkesmyndigheten, i Sverige Patent- och registreringsverket (PRV), och i ansökan anges i vilka länder sökanden önskar registrering av sitt varumärke. 

Men, även om en internationell varumärkesregistrering kan utfärdas genom Madridsystemet, förblir det rätten för varje angivet lands nationella myndighet, det vill säga USPTO i USA, att avgöra om varumärkesskyddet kan beviljas eller inte inom deras jurisdiktion. 

Sökande bör agera snarast

De ändrade varumärkesreglerna i USA innebär att utländska parter med pågående eller förestående varumärkesansökningar hos USPTO, eller som är part i förfarande vid TTAB, snarast bör söka sig ett amerikanskt advokatombud om man inte redan har sådan representation. Det är nämligen osannolikt att USPTO kommer att bevilja utländska sökanden några förlängningar och TTAB kommer att avbryta alla pågående förfaranden och kräva att ett amerikanskt ombud utses.
 
Klicka här för att läsa blogginlägget av Erin Klug från Ally Laws medlemsfirma Varnum LLP från Michigan, USA.